Magistrado Juiz Figueredo “brilha uma luz” sobre padrões de descoberta para potenciais alternativas não infratoras

Em 22 de agosto de 2022, a juíza Valerie Figueredo (S.D.N.Y) concedeu uma moção do fabricante de rastreadores solares FCX Solar, LLC (“FCX”) para obrigar a produção de documentos relacionados ao desenvolvimento da Ré FTC Solar, Inc (“FTC”) de um produto de rastreamento solar de “próxima geração”. Consulte FCX Solar LLC v. FTC Solar Inc., No. 1:21-CV-03556, 2022 BL 293064 (S.D.N.Y. 22 de agosto de 2022). Amortecedor solar, bateria de lítio, atuador de rastreador solar, controlador de rastreamento solar, redutor de engrenagem sem-fim da série nmrv, motor de engrenagem planetária, bomba solar

Os sistemas de “rastreadores solares” giram os painéis solares para rastrear o sol para gerar eletricidade com mais eficiência. A FTC fabrica dois tipos de sistemas de rastreadores solares que a FCX alega infringir sua patente '782. A FCX procurou descobrir o projeto, desenvolvimento, fabricação e produção desses sistemas, bem como um sistema de “próxima geração” criado pela FTC, mas não acusado de violação. A FTC se recusou a fornecer descobertas sobre o design da próxima geração, alegando que tal descoberta não é relevante para as reivindicações da FCX. Amortecedor solar, bateria de lítio, atuador de rastreador solar, controlador de rastreamento solar, redutor de engrenagem sem-fim da série nmrv, motor de engrenagem planetária, bomba solar

FCX mudou para obrigar a produção de documentos relacionados ao design de próxima geração da FTC. Ele argumentou que os documentos eram relevantes por três razões: (1) eles informaram a análise de danos da FCX, particularmente sua análise sobre a disponibilidade de alternativas não infratoras; (2) eles foram relevantes para a alegação de violação intencional da FCX porque poderiam mostrar que o design de próxima geração da FTC foi especificamente "projetado em torno" da patente da FCX; e (3) eles eram relevantes para a defesa afirmativa de não-obviedade da FCX. Amortecedor Solar, bateria de lítio, atuador de rastreador solar, controlador de rastreamento solar, redutor de engrenagem sem-fim da série NMRV, motor de engrenagem planetária, bomba solar

O Magistrado Magistrado Figueredo concordou com todos os três argumentos da FCX, concluindo que a FCX “fez uma demonstração particular, estabelecendo por que a informação que busca é relevante para o seu caso, e o Réu não argumentou que a descoberta solicitada é cumulativa ou onerosa”. Op. em 3. O juiz Figueredo primeiro considerou que os documentos relacionados ao projeto de próxima geração eram relevantes para a análise de danos da FCX, porque a existência de um produto alternativo não infrator poderia afetar os royalties razoáveis ​​concedidos à FCX em uma negociação hipotética. Op. em 4-7. Ela rejeitou o argumento da FTC de que a existência de uma alternativa não infratora só poderia ajudar a defesa da FTC e não tinha relevância para as reivindicações da FCX, achando que “se evitar a violação seria desafiador ou caro . . . que por si só poderia justificar uma maior realeza razoável.” Op. em 5.  O juiz Figueredo também não foi persuadido por casos afirmando que os produtos não acusados ​​devem ser "razoavelmente semelhantes" aos produtos acusados ​​para garantir a descoberta. Nesses casos, ela descobriu, a descoberta de produtos não acusados ​​foi procurada para investigar se o produto não acusado estava de fato infringindo, não - como aqui - para informar a análise de danos do autor. Op. às 6.

O juiz Figueredo também concordou com a FCX que os documentos solicitados são relevantes para a alegação de violação intencional da FCX, porque uma carta do conselho geral da FTC afirmou que o sistema de próxima geração “não infringe” a patente da FCX porque não “inclui um pistão amortecedor com portas de tamanhos diferentes.” Op. em 8. Finalmente, o juiz Figueredo considerou que os documentos de projeto da próxima geração eram relevantes para considerações secundárias de não obviedade, mesmo que o projeto tenha sido desenvolvido após o pedido da patente '782 da FCX ter sido arquivado. Consulte Op. em 9. Amortecedor solar, bateria de lítio, atuador de rastreador solar, controlador de rastreamento solar, redutor de engrenagem sem-fim da série NMRV, motor de engrenagem planetária, bomba solar